특허소진이론관련 미국 최근 판례- 미국 연방대법원

• 2017년 5월 30일, 미국 연방대법원은 조건부 판매를 하더라도 판매가 완료된 제품에 대해서 특허권자가 권리를 추가로 행사할 수 없고, 이러한 특허소진론¹⁾은 해외에 판매한 제품에도 적용된다는 판결을 내림²⁾

- (배경) 2016년 12월 2일, 미국 연방대법원은 특허소진(patent exhaustion)이 쟁점이 된 “Impression v. Lexmark 사건”에 대한 상고를 허가하고, 다음의 쟁점에 대한 심리를 진행하기로 결정함³⁾
  ∙ 조건부 판매(특허제품 판매 후 재사용 및 재판매 제한)에 대해 특허소진의 적용을 부정하여, 판매 후 제한을 위반한 행위에 대해 특허법상 침해 구제를 구할 수 있는지
  ∙ 미국 특허권자의 정당한 권원에 의해 특허제품이 미국 외에서 판매된 경우, 그 특허제품에 관한 미국 특허권이 소진되는지


<Impression Products v. Lexmark>

(사건배경)
‣ 지난 2010년, 미국 프린터 제조업체 Lexmark社(Lexmark International Inc.)는 국내외에 토너 카트리지를 ‘일반형’과 ‘할인형’으로 나눠 팔면서 ‘할인형’은 재가공·재판매를 금지함
‣ 리셀러 업체인 Impression社(Impression Products)가 이를 무시하고 미국 밖에서 사들인 제품을 재가공해 미국으로 수출하자 렉스마크는 특허 침해 소송을 제기함
‣ 양사는 권리소진 적용에 대한 상반된 주장을 하였던바, Lexmark社는 Impression社의 행위가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하였고, Impression社는 Lexmark社의 주장에 대해 특허소진을 근거로 항변
 
(미국 연방항소법원(CAFC) 판결요지)
‣ 2016년 2월 12일, CAFC 전원합의체는 특허권자가 특허제품 판매 시 재판매 또는 재사용 제한에 대한 명백한 고지를 하였다면 그 제한의 범위 내에서는 특허권자의 권리가 소진되지 않으며, 특허제품의 해외 판매에 대한 허락이 있는 경우, 해당 제품의 미국 내 수입 또는 재판매는 특허권자의 미국 특허권을 소진시키지 않는다고 판시
‣ 2016년 3월 22일 이에 불복한 Impression社는 상고허가를 신청함


- (주요내용)

2016년 CAFC는 Impression社의 주장을 받아들이지 않았지만, 2017년 연방대법원이 특허소진을 적용하여 특허권자의 보호범위를 좁히는 판결을 하였으며, 주요내용은 다음과 같음
  ∙ 미국 연방대법원 John Roberts 대법원장은 판매가 완료된 제품에는 특허권을 더 이상 행사할 수 없으며, 구매자가 재판매를 하지 않기로 합의한 경우에도 구매자의 제품 처분까지 막을 수는 없다고 판결하였고, 아울러 이러한 특허소진론은 국내외를 막론하고 동일하게 적용된다고 밝힘
  ∙ Ruth Bader Ginsburg 판사는 해외에 제품을 판매한 경우, 특허권이 소진되지 않는 것으로 봐야한다고 소수 의견을 제시함


1) 특허소진론은 특허품 판매로 이미 수익을 올린 권리자에게 이후 유통 과정에서도 특허권 행사를 허용했을 때 발생할 수 있는 이중 보상·유통 방해 등을 방지하는데 활용하는 원칙을 의미함.
2) Impression Products v. Lexmark, 15-1189.
3) 관련 내용은 본 연구원 동향 「Issue & Focus on IP」 2016-50호 참조:
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=특허소진&po_item_gb=US&po_no=16255
 

(상기자료출처:한국지식재산연구원, 지식재산동향. 2017.6)

(특허소진에 대한 검토자료: 자료출처:정보법학 제13권 제3호 )

특허소진에 관한 연구
－국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로－
A Study On The Patent Exhaustion
–Focus on the Review of the Internal and External Cases–
박태일 (Park, Tae-Il)** 특허법원 판사

1. 특허소진의 의의
특허소진의 의미는 특허권 그 자체가 무효로 되는 것이 아니라 특허권 그 자체는 여전히 유효하게 존속하지만, 그 특허권이 화체된 특허제품에 대하여만 침해주장을 할 수 없다는 것이다.1)

소진의 범위가 국내에 한정되는지 혹은 국외에도 미치는지에 따라 국내소진과 국제소진이 문제된다.특허권의 국내소진이란 국내에서 특허권자 혹은 정당한 권한이 있는 자가 제조하여 판매한 특허제품을 취득한 구매자가 그 제품을 스스로 사용하거나 다시 판매하는 경우에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것을 의미한다.2)

특허법에 명문의 규정은 없지만, 특허에 관계된 물건이 적법하게 유통(擴布)된 경우, 그 물건에 대하여는 특허권의 효력이 원칙적으로 미치지 않는다고 보는 것이 법상식에 부합된다.3) 반면, 정당한 권원 없는 자로부터 특허제품의 판매나 양도를 받은 경우 특허권자에게 권리소진을 주장할 수는 없다.4) 이러한 결과가 당연한 것으로 생각되고는 있지만, 특허법상 명확한 근거 규정이 없으므로, 그 이론적 근거를 어떻게 구성할 것인지에 관하여 논의가 있다.

한편, 특허권의 국제소진은 위와 같은 소진의 범위가 한 나라의 범위를 넘어 국제적으로도 인정될 것인가의 문제이다. 즉, 특허제품이 국내에서 배포되었는가, 외국에서 배포되었는가에 따라 소진 인정 여부를 달리 볼 것인가 혹은 같게 볼 것인가에 관한 논의이다. 국제소진 인정 여부는 특허제품의 병행수입 허용 여부와 관련하여 문제된다. 지적재산권 소진에 대하여 WTO/TRIPs협정 제6조는 “소진”이란 표제하에 “이 협정에 따른 분쟁해결의 목적을 위하여 제3조(내국민 대우의 원칙)와 제4조(최혜국대우의 원칙)의 규정을 조건으로 이 협정의 어떠한 규정도 지적재산권이 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다.”고 규정하고 있다.5) 병행수
입의 자유를 주장하는 개발도상국과 이에 반대하는 선진국 사이의 의견차이로 인해 병행수입 허용 여부와 그 기준에 관한 합의를 할 수 없었기 때문에, 결국 병행수입 문제는 WTO분쟁절차에 의해 해결될 수 없는 것으로 규정한 것이다.6)7) 이에 특허권의 국제소진 인정 여부 내지 특허제품의 병행수입 허용 여부에 대한 각국의 입장은 자국의 경제 상황 등에 따라 개별적으로 판단되고 있어 통일되지 않은 상태이다.

(주석)

1) 윤선희, “특허소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, ｢산업재산권｣(제27호), 한국산업재산권 법학회(2008), 135면 참조.

2) 윤선희, ｢특허법｣(제3판), 법문사(2007), 627면 참조.
3) 中山信弘 編著, ｢注解 特許法｣(第三版, 上卷), 靑林書院(2003), 667頁.
4) 특허침해로 인한 손해배상액을 산정할 때에 각각의 침해단계에서 특허법 제128조(손해액의 추정 등)의 각 규정이 적용될 수 있을 것인데, 여기에 소진 이론이 적용될 수 있을 것인가에 관하여, 권리의 소진은 적법하게 유통에 놓인 경우에 적용되는 이론이므로 불법적인 특허침해의 경우에 대해서는 생산 및 양도의 각 단계가 독립하여 특허침해를 구성하는 것으로서, 소진 이론에 의하여 후속 침해자에게 면죄부를 줄 필요는 없을 것이라고 설명된다[박성수, ｢특허침해로 인한 손해배상액의 산정｣(서울대학교 법학연구소 법학연구총서 12), 경인문화사(2007), 358-359면].

5) http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm2_e.htm (2009. 9. 11. 방문).
6) WTO사무국/김의수, ｢우루과이라운드 협정의 이해｣, 대외경제정책연구원(2000), 274면 참조.
7) WTO/TRIPs협정 제6조가 소진에 대해 규정하는 것을 포기하였기 때문에, WTO/TRIPs협정은 각 회원국에게 자국에 유리하게 국내적 혹은 국제적 소진을 선택할 수 있도록 허용하고 있다는 것이 일반적인 해석론이지만, 이러한 해석은 WTO/TRIPs협정 제6조가 실체적 규정이 아니라 선언적인 내용에 불과하다는 점을 고려할 때 수긍하기 어렵다는 지적이 있다. 위견해는, WTO/TRIPs협정 제28조 제1항은 특허대상이 물건인 경우에는 제3자가 특허권자의 동의 없이 동 물건을 제조, 사용, 판매 또는 이러한 목적을 위하여 수입하는 행위를 금지하고 있고, 특허대상이 방법인 경우에는 제3자가 특허권자의 동의 없이 방법을 사용하는 행위 및 최소한 그 방법에 의해 직접적으로 획득되는 상품의 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위한 수입행위를 금지하고 있으며, WTO/TRIPs협정 제27조 제1항은 각 회원국에 게 제품의 수입 또는 국내생산 여부에 따른 차별 없이 특허를 허여하여야 함을 의무화하고 있다는 점 등 각각의 권리와 관련된 WTO/TRIPs협정상의 개별 규정을 고려하여 소진 여부
를 결정해야 한다고 주장한다[박영규, “특허제도의 국제적 조화 및 전망 - TRIPs협정상의 권리소진, 강제실시 및 한ㆍ미 FTA 협상 내용을 중심으로 -”, ｢산업재산권｣(제24호), 한국산업재산권법학회(2007), 114-116면].8) 박충범, “특허권 소진론”, ｢특허정보｣(제44호), 특허청(1997), 48면 참조.